Hace tiempo publiqué un artículo explicando la polémica por el NFT conmemorativo de Johan Cruyff. Si tienen interés en leerlo hagan clic aquí.
Hoy les contaré otro caso relacionado con un NFT, que enfrenta a la compañía Hermès International Inc. y a Mason Rothschild.
Hermès International, Inc. posee los derechos de marca registrada en las marcas «Hermès» y «Birkin», así como los derechos de imagen en el diseño del bolso Birkin, creado en homenaje a la cantante y actriz anglo-francesa Jane Birkin. Les dejo una imagen del bolso :
Mason Rothschild, cuyo verdadero nombre es Sonny Estival, es experto en marketing y conoce bien la industria de la moda. Alrededor de mayo de 2021, Rothschild creó una imagen digital titulada «Baby Birkin» que mostraba un feto de 40 semanas gestando dentro de un bolso Birkin transparente.
A pesar del mal gusto de la obra, ésta se vendió por 23.500 $. Más tarde, el comprador la revendió el sitio web basic.space por 47.000 $. En esta ocasión, Hermès no se pronunció.
En diciembre de 2021, Rothschild presentó en la Art Basel de Miami toda una colección de imágenes digitales titulada «MetaBirkins», cada una de las cuales mostraba una imagen de un bolso Birkin con diversas apariencias.
Rothschild elaboró toda una estrategia de marketing para vender sus «MetaBirkins». Creó un sitio web (MetaBirkins.com), empleó redes sociales (Twitter e Instagram), una comunidad en la plataforma social Discord y cuatro plataformas de venta de NFTs o «marketplace». Los beneficios obtenidos por Rothschild se calcula que superaron el millón de euros, aunque el dato no está confirmado.
Polémica por la posible confusión
Hermès International, Inc. demandó el 14 de enero de 2022 a Rothschild ante el Tribunal de Distrito de Nueva York, alegando infracción del derecho de marca y diseño, competencia desleal, enriquecimiento injusto e infracción del nombre de dominio o «cybersquatting», exigiendo que cesará en su acción, así como una reparación económica, pues Rothschild se estaba lucrando indebidamente mediante el uso no autorizado de la marca registrada «Birkin», al emplear el término «Metabirkins», que engloba el término genérico «Meta» y el registrado «Birkin», y de la marca tridimensional consistente en la forma del bolso «Birkin».
Hermès argumentó que este uso no autorizado de sus marcas constituía un acto de dilución de la marca y de aprovechamiento desleal que inducía a confusión en los consumidores, quienes podrían asociar los NFTs de Rothschild con la prestigiosa firma francesa. La confusión era real y existía en usuarios de Instagram y en algunos medios de comunicación como las revistas Elle y L’Officiel y el New York Post.
Rothschild presentó, el 21 de marzo de 2022, una moción de desestimación, alegando que los «MetaBirkins» eran una creación artística fruto de su derecho a la libertad de expresión que encuentra amparo en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Alegó que no había riesgo de confusión con la actividad de la demandante porque comercializaba los «Metabirkins» bajo un aviso en su página web en el que indicaba que no se trataba de bolsos Birkin, negando cualquier relación con Hermès. Otro argumento de Rothschild era que los «MetaBirkins» no eran una copia de otro producto, o sea, una falsificación, que pudiera violar los derechos de marca registrada. Rothschild amparo su defensa en el caso Louis Vuitton Malletier, S.A. vs. My Other Bag, Inc.
Resolución judicial
El 18 de mayo de 2022, el Tribunal del Distrito de Nueva York desestimó la moción de Rothschild, al apreciar una colisión entre la expresión artística del demandado y los derechos de marca registrada de la demandante, amparándose en el caso Rogers vs. Grimaldi, que exige autorización previa del titular de la marca cuando el uso es potencialmente engañoso, pues el interés público en evitar la confusión del consumidor supera al interés público en la libre expresión. El llamado «Test Rogers» establece aquellos criterios que han de tomarse en consideración para concluir si una obra infringe los derechos de marca o imagen de otros:
- La solidez de la marca del demandante.
- La similitud de las marcas.
- La proximidad competitiva de los productos en el mercado.
- La probabilidad de que el usuario mayor cierre la brecha moviéndose al mercado de productos del usuario menor.
- La evidencia de confusión real.
- La mala fe del usuario menor al adoptar la marca del otro.
- La calidad respectiva de los productos.
- La sofisticación de los consumidores en el mercado relevante.
El caso se llevó al jurado, en cuyo veredicto se condenó a Rothschild a pagar a Hermès la suma de 110.000 $ por una infracción de marca registrada y 23.000 $ por apropiación de nombres de dominio. Que Rothschild lanzara «MetaBirkins NFT» como empresa, y no solo como un proyecto artístico, fue determinante.
La sentencia fue recurrida por Rothschild ante el Tribunal Federal de Nueva York, argumentando que la prohibición permanente de venta de su creación no sólo le perjudicaría a él, también perjudicaría a cualquier persona que hubiese comprado un «MetaBirkins». Rothschild afirmó que una prohibición general sobre el uso y venta de su creación viola la libertad de expresión reconocida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. También afirmó que si el Tribunal fuera más allá y le ordenara transferir los contratos inteligentes de los NFT a Hermès, su orden judicial destruiría los derechos de propiedad de los compradores de buena fe de los NFT que no son partes en este caso.
El Tribunal Federal de Nueva York falló en contra de Rothschild, amparándose en la sentencia eBay Inc. contra MercExchange de la Corte Suprema. La sentencia le impone a Rothschild el cese permanentemente en la comercialización de los «Metabirkins». Además, le impone la obligación de transferir el nombre de dominio «Metabirkins.com» a la demandante, prohibiéndole el registro, uso o tráfico con cualquier nombre de dominio o de usuario en redes sociales o plataformas NFT que pudiera asociarse al nombre «Metabirkins». La cosa no queda ahí. También, le condena a entregar a la demandante el beneficio obtenido con la venta del NFT desde el 31 de enero de 2023 y le imponen la obligación de informar sobre el fallo, enviando copia de la sentencia, a todos los compradores del NFT.
Ahora bien, la cosa parece que no está tan clara. Vemos el caso de MANGO contra VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) que acaba de resolver el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona. Cabe advertir que la sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial, por tanto, las conclusiones no son definitivas.
El caso tiene su origen en la inauguración de una tienda de MANGO en la Quinta Avenida de Nueva York en mayo de 2022.
Con motivo del evento, MANGO creó una serie de NFTs inspirándose en cinco obras de arte de su propiedad (dos de Miró, dos de Tàpies y una de Barceló). Además de los cuadros originales, la compañía expuso en la tienda física, en el metaverso Decentraland y en el marketplace Opensea, versiones de los cuadros a los que diferentes artistas habían añadido elementos del mundo de la moda. Este hecho fue el que desencadenó la demanda de la VEGAP, en la que reclamaban una indemnización de 1,37 millones de euros, entendiendo que infringieron los derechos morales (integridad y divulgación) y los derechos patrimoniales (de reproducción, transformación y comunicación pública) que se reconoce en los artículos 14 y 17 de la LPI a los autores sobre sus obras.
La cuestión controvertida radica en el hecho de si transformar una obra de arte en un NFT supone una vulneración del derecho de integridad de la obra o si la titularidad (propiedad) sobre la obra física ampara al propietario para transformarla en NFT creando, así, una obra nueva, dotada de originalidad.
El Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona absolvió a MANGO sobre la base de que priman los intereses publicitarios de una empresa multinacional frente a los derechos de autor. La sentencia dispone que si existe reproducción, no puede existir transformación, y viceversa, y si existe transformación no se atenta contra la integridad de la obra.
Conclusión
Este caso es interesante porque plantea, por primera vez, si los derechos conferidos por el registro de una marca pueden extenderse al mundo virtual. La resolución final es importante para los titulares de marcas, pues muchos quieren ingresar al metaverso para vender sus productos mediante avatares.
Rothschild, tras conocer las intenciones de Hermès de demandarle, publicó un comunicado en su página de Instagram en el que comparaba su obra con la de Andy Warholl, mencionando el caso de las latas de sopa Campell, si bien obvió mencionar que Warholl contaba con la autorización del titular de la marca.
Crear una imagen de marca implica un esfuerzo económico y sacrificio por fomentar ciertos valores asociados a la marca. Es intolerable que cualquier oportunista quiera sacar provecho de ello.
