Hace tiempo publiqué un artículo explicando la polémica por el NFT conmemorativo de Johan Cruyff. Si tienen interés en leerlo hagan clic aquí.
Hoy le contaré otro caso relacionado con un NFT. El caso enfrenta ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York a la multinacional Hermès International Inc. y a Mason Rothschild. Veamos:
Hermès International, Inc. posee los derechos de marca registrada en las marcas «Hermés» y «Birkin», así como los derechos de imagen en el diseño del bolso Birkin, creado en homenaje a la cantante y actriz anglo-francesa Jane Birkin. Les dejo una imagen del bolso en cuestión:
Mason Rothschild, cuyo verdadero nombre es Sonny Estival, es experto en marketing y conoce bien la industria de la moda. Alrededor de mayo de 2021, Rothschild creó una imagen digital titulada «Baby Birkin» que mostraba un feto de 40 semanas gestando dentro de un bolso Birkin transparente.
A pesar del mal gusto de la obra, ésta se vendió por 23.500 $. Más tarde, el comprador la revendió por 47.000 $.
A finales de 2021, Rothschild creó toda una colección de imágenes digitales titulada «MetaBirkins», cada una de las cuales mostraba una imagen de un bolso Birkin con diversas apariencias.
Rothschild elaboró toda una estrategia de marketing para vender sus «MetaBirkins». Creó un sitio web (MetaBirkins.com), empleó redes sociales (Twitter e Instagram), una comunidad en la plataforma social Discord y cuatro plataformas de venta de NFTs o «marketplace». Los beneficios obtenidos por Rothschild se calcula que superaron el millón de euros, aunque el dato no está confirmado.
Polémica por la posible confusión
Ante la violación de los derechos conferidos por el registro de la marca, Hermès demandó a Rothschild exigiendo que cesará en su acción, así como una reparación económica, pues Rothschild se estaba lucrando, indebidamente, mediante el uso no autorizado de la marca registrada «Birkin», al emplear el término «Metabirkins» que engloba el término genérico «Meta» y el registrado «Birkin» y de la marca tridimensional consistente en la forma del bolso «Birkin».
Hermès argumento que este uso no autorizado de sus marcas constituían un acto de dilución de la marca y de aprovechamiento desleal, que inducia a confusión en los consumidores, quienes podrían asociar por error los NFTs de Rothschild con la prestigiosa firma francesa. La confusión era real. Existía en los usuarios de Instagram y en algunos medios de comunicación como las revistas Elle y L’Officiel y el New York Post.
Rothschild solicitó la desestimación de la demanda, alegando que los «MetaBirkins» eran una creación artística fruto de su derecho a la libertad de expresión que encuentra amparo en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Además, alegó que no había riesgo de confusión con la actividad de la demandante porque comercializaba los «Metabirkins» bajo un aviso en su página web en el que indicaba que no se trataba de bolsos Birkin, negando cualquier relación con Hermès. Otro argumento de Rothschild era que los «MetaBirkins» no eran una copia de otro producto, o sea, una falsificación, que pudiera violar los derechos de la marca registrada.
Desestimación de la moción del demandado
El tribunal rechazó la moción de desestimación presentada por Rothschild, al apreciar una colisión entre la expresión artística del demandado y los derechos de marca registrada de la demandante. Lo hace al amparo de la doctrina del caso Rogers v Grimaldi que exige autorización previa del titular de la marca cuando el uso es potencialmente engañoso, y es que el interés público en evitar la confusión del consumidor supera al interés público en la libre expresión.
El tribunal añade más factores a tener en cuenta para determinar el uso legítimo, tales como:
- La solidez de la marca del demandante.
- La similitud de las marcas.
- La proximidad competitiva de los productos en el mercado.
- La probabilidad de que el usuario mayor cierre la brecha moviéndose al mercado de productos del usuario menor.
- La evidencia de confusión real.
- La mala fe del usuario menor al adoptar la marca del otro.
- La calidad respectiva de los productos.
- La sofisticación de los consumidores en el mercado relevante.
Veredicto del Jurado
La sentencia, en base al veredicto del Jurado, condena a Rothschild a pagar a Hermès la suma de 110.000 $ por una infracción de marca registrada y 23.000 $ por apropiación de nombres de dominio. Que Rothschild lanzara «MetaBirkins NFT» como empresa, y no solo como un proyecto artístico, fue determinante.
La sentencia fue recurrida por Rothschild, así que habrá que esperar a la resolución final.
Conclusión
Este caso es interesante porque plantea, por primera vez, si los derechos conferidos por el registro de una marca pueden extenderse al mundo virtual. La resolución final será importante para los titulares de marcas, pues muchos quieren ingresar al metaverso para vender sus productos mediante avatares.
Rothschild, tras conocer las intenciones de Hermès de demandarle, publicó un comunicado en su página de Instagram en el que comparaba su obra con la de Andy Warholl, mencionando el caso de las latas de sopa Campell, si bien obvió mencionar que Warholl contaba con la autorización del titular de la marca.
Crear una imagen de marca implica un esfuerzo económico y sacrificio por fomentar ciertos valores asociados a la marca. Es intolerable que cualquier oportunista quiera sacar provecho de ello. Aunque se confirme la sentencia, Rothschild ya sacó pingües beneficios, además de publicidad y promoción gratis.
