Hace tiempo publiqué un artículo explicando la polémica por el NFT del F.C. Barcelona en homenaje a Johan Cruyff. Si tienen interés en leerlo, hagan clic aquí.
Hoy les contaré otro caso relacionado con un NFT, que enfrenta a la compañía Hermès International y a Mason Rothschild.
Hermès International posee los derechos de marca registrada en las marcas «Hermès» y «Birkin», así como los derechos de imagen en el diseño del bolso Birkin, creado en homenaje a la cantante y actriz anglo-francesa Jane Birkin. Les dejo una imagen del bolso:
Mason Rothschild, cuyo verdadero nombre es Sonny Estival, en mayo de 2021, creó una animación digital titulada «Baby Birkin», que mostraba la gestación y crecimiento de un feto dentro de un bolso Birkin transparente. A pesar del controvertido gusto, la obra se vendió por 23.500 dólares. Posteriormente, el comprador la revendió el sitio web basic.space por 47.000 dólares. En esa ocasión, Hermès no se pronunció.
En diciembre de 2021, Rothschild presentó en la Art Basel de Miami toda una colección de imágenes digitales titulada «MetaBirkins», cada una de las cuales mostraba una imagen de un bolso Birkin con diversas apariencias.
Rothschild elaboró toda una estrategia de marketing para vender sus «MetaBirkins». Creó un sitio web (MetaBirkins.com), empleó redes sociales (Twitter e Instagram), una comunidad en la plataforma social Discord y cuatro plataformas de venta de NFTs o «marketplace». Los beneficios obtenidos se calcula que superaron el millón de euros, aunque el dato no está confirmado.
Polémica por la posible confusión
En enero de 2022, Hermès International demandó a Rothschild ante el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, alegando infracción del derecho de marca y diseño, competencia desleal, enriquecimiento injusto e infracción del nombre de dominio o «cybersquatting», exigiendo que cesará en su acción, así como una reparación económica, pues Rothschild se estaba lucrando indebidamente mediante el uso no autorizado de la marca registrada «Birkin», al emplear el término «Metabirkins», que engloba el término genérico «Meta» y el registrado «Birkin», y de la marca tridimensional consistente en la forma del bolso «Birkin».
Hermès argumentó que este uso no autorizado de sus marcas constituía un acto de dilución de la marca y de aprovechamiento desleal que inducía a confusión en los consumidores, quienes podrían asociar los NFTs de Rothschild con la prestigiosa firma francesa. La confusión era real y se constató en usuarios de Instagram y en algunos medios de comunicación como las revistas Elle y L’Officiel y el New York Post.
Rothschild presentó una moción alegando que los «MetaBirkins» eran una creación artística fruto de su derecho a la libertad de expresión que encuentra amparo en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. También alegó que no había riesgo de confusión con la actividad de la demandante porque comercializaba los «Metabirkins» bajo un aviso en su página web en el que indicaba que no se trataba de bolsos Birkin, negando cualquier relación con Hermès. Otro argumento de Rothschild era que los «MetaBirkins» no eran una copia de otro producto, o sea, una falsificación, que pudiera violar los derechos de marca registrada. Rothschild amparo su defensa en el caso Louis Vuitton Malletier, S.A. vs. My Other Bag, Inc.
Resolución judicial inicial
El 18 de mayo de 2022, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York desestimó la moción de Rothschild, al apreciar una colisión entre la expresión artística del demandado y los derechos de marca registrada de la demandante, amparándose en el caso Rogers vs. Grimaldi, que exige la autorización previa del titular de la marca cuando el uso es potencialmente engañoso, pues el interés público en evitar la confusión del consumidor supera al interés público en la libre expresión. El llamado «Test Rogers» establece aquellos criterios que han de tomarse en consideración para concluir si una obra infringe los derechos de marca o imagen de otros:
- La solidez de la marca del demandante.
- La similitud de las marcas.
- La proximidad competitiva de los productos en el mercado.
- La probabilidad de que el usuario mayor cierre la brecha moviéndose al mercado de productos del usuario menor.
- La evidencia de confusión real.
- La mala fe del usuario menor al adoptar la marca del otro.
- La calidad respectiva de los productos.
- La sofisticación de los consumidores en el mercado relevante.
El caso se llevó a juicio en febrero de 2023. La sentencia condenó a Rothschild, ordenándole pagar a Hermès la cantidad de 110.000 dólares por una infracción de marca registrada y 23.000 dólares por cybersquatting (apropiación del nombre de dominio). Que Rothschild lanzara «MetaBirkins NFT» como una empresa, no solo como un proyecto artístico, fue determinante.
Recurso de apelación
La sentencia fue recurrida por Rothschild ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Entre sus argumentos figura el hecho de que no existe evidencia de que el uso del título «MetaBirkins» por parte de Rothschild fuera explícitamente engañoso. Según la doctrina Rogers, el uso no autorizado de una marca registrada está protegido por la Primera Enmienda si dicho uso: 1) constituye una expresión artística, y 2) no engaña claramente a los consumidores. Rothschild también alegó que, conforme a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Dastar contra Twentieth Century Fox, la ley de marcas registradas no se aplica a bienes intangibles como los NFT y que, como resultado, las reclamaciones de Hermès por infracción de marca registrada no son legalmente viables.
Hermès replicó que el uso de la marca Birkin por parte de Rothschild era «explícitamente engañoso», por consiguiente, queda fuera de las protecciones proporcionadas por la doctrina Rogers. También argumentó que el uso del nombre «MetaBirkins» por Rothschild como marca para sus NFT constituye un ejemplo de identificación de la fuente, citando la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Jack Daniel’s Properties contra VIP Products LLC. Entienden que la doctrina Rogers no debe aplicarse porque el uso de la marca Birkin por parte de Rothschild «no formaba parte simplemente de una obra artística, sino que funcionaba como una marca».
Parece evidente que la decisión del Segundo Circuito tendrá efectos de gran alcance en Estados Unidos sobre el grado en que terceros pueden usar las marcas registradas como fuente de inspiración en sus propios esfuerzos «creativos».
MANGO contra VEGAP
Para promocionar la apertura de su tienda en la Quinta Avenida de Nueva York, Mango digitalizó cinco obras de artistas españoles: dos de Joan Miró («Oiseau volant vers le soleil» y «Tête et Oiseau»), dos de Antoni Tàpies («Ulls i creu» y «Esgrafiats») y una de Miquel Barceló («Dilalation»). Las obras originales se expusieron en la tienda física y las obras digitales en el metaverso Decentraland y en el marketplace Opensea.
VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) demandó a PUNTO FA, S.L. (MANGO) por haber infringido los derechos morales (de integridad y divulgación) y los patrimoniales (de reproducción, transformación y comunicación pública) que los artículos 14 y 17 de la Ley de Propiedad Intelectual reconocen a los autores sobre sus obras, al no contar con la autorización correspondiente para el uso y trans de las obras.
El Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona desestimó la demanda, entendiendo que «la demandada ha realizado un uso justo, legítimo e inocuo de las mismas, sin causar perjuicio alguno a los autores de dichas obras ni a sus derechohabientes, sino todo lo contrario, pues con ello ha puesto en valor y ha dado a conocer a un mayor público (tanto estadounidense como universal, a través del metaverso) unas obras que, aunque transformadas, muy probablemente no habrían tenido una difusión como la que tuvieron a raíz de este evento inaugural. Por ello, por tratarse de un uso legítimo, justo e inocuo de las cinco obras objeto de este pleito, no era necesario el consentimiento ni la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, pues requerir su consentimiento o el pago de una licencia supondría un sacrificio desproporcionado para el propietario del soporte material de dichas obras, que no puede exigírsele cuando se trata de realizar un uso justo e inocuo como el que ha realizado la demandada en este caso, al amparo de su derecho de exposición pública de las obras que le reconoce el art. 56.2 LPI, ejercitado de buena fe». Dejo aquí la sentencia.
VEGAP recurrió a la Audiencia Provincial de Barcelona, que revocó la sentencia, condenando a PUNTO FA, S.L. (MANGO) por infracción de derechos de autor sobre obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró, prohibiéndole su uso futuro en el tráfico económico; ordena la destrucción de los NFTs creados con dichas obras, solicitando a Opensea su ejecución, así como la retirada y destrucción de todos los elementos físicos y digitales que las reproduzcan, incluyendo material promocional; exige remitir copia de la sentencia a colaboradores, intervinientes y medios de comunicación que cubrieron la creación de los NFTs; impone una indemnización a VEGAB de 500.000 € por daños patrimoniales (100.000 por obra), 250.000 € por daños morales (50.000 por obra) y 380,21 € por gastos de investigación; obliga a publicar el fallo en su página web y redes sociales, incluyendo LinkedIn, en los mismos términos, duración y lenguas que las publicaciones originales para aclarar la ausencia de vinculación con los artistas; y condena al pago de las costas procesales. Dejo aquí la sentencia.
