Cuando uno inicia una empresa, una de las cosas más importantes y difíciles de lograr es crear una identidad corporativa reconocible y única.
En este artículo voy a explicarles, de forma pormenorizada, el procedimiento a seguir cuando terceros amenazan los derechos de marca o nombre comercial registrados con anterioridad y en uso.
Cuando se registra una marca o un nombre comercial, tras superar los exámenes de forma y de licitud, la solicitud se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). A partir de ese momento, se abre un plazo de oposición de dos meses, durante el cual cualquier tercero legitimado –principalmente los titulares de derechos anteriores que aprecien riesgo de confusión– puede oponerse al registro solicitado. En la práctica, las oposiciones son poco habituales, ya que pocas personas consultan el BOPI a diario, lo que explica que se den casos de confusión en el mercado años después del registro.
El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, modificó la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, para instaurar los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
A partir del 14 de enero de 2023, cualquier interesado puede solicitar ante la OEPM la nulidad o la caducidad de marcas nacionales, nombres comerciales o marcas internacionales con efectos en España. Estas solicitudes se tramitan a través del Departamento de Signos Distintivos.
En el procedimiento de nulidad se distinguen dos tipos de causas: nulidad absoluta y nulidad relativa. Finalizado el procedimiento y, en su caso, declarada la nulidad firme del registro, se procederá a la cancelación de su inscripción en el Registro de Marcas.
El artículo 87, apartado 3, de la Ley de Marcas establece que, «salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas». Por tanto, lo expuesto sobre marcas rige también para los nombres comerciales.
Nulidad absoluta
El registro de una marca o nombre comercial puede declararse nulo por causas de nulidad absoluta cuando incurre en alguna de las prohibiciones absolutas previstas en el artículo 5 de la Ley de Marcas o cuando la solicitud se presentó de mala fe (este concepto debe interpretarse conforme a la jurisprudencia del TJUE).
La nulidad absoluta se aprecia analizando la situación existente en la fecha de solicitud o de prioridad de la marca o nombre comercial impugnado. La Ley de Marcas contempla la convalidación de aquellos signos que, de manera sobrevenida –es decir, con posterioridad al registro–, hubieran adquirido la distintividad necesaria para cumplir la función indicadora del origen empresarial que es inherente a las marcas o nombres comerciales (lo que ocurre pocas veces).
La acción de nulidad absoluta no prescribe, es decir, puede ejercitarse en cualquier momento. La idea es evitar que permanezcan registrados signos que nunca debieron obtener protección exclusiva o que fueron solicitados de mala fe.
Nulidad relativa
El artículo 6 de la Ley de Marcas prohíbe el registro de signos idénticos o similares a una marca o nombre comercial anterior cuando designen productos o servicios idénticos o similares y exista riesgo de confusión en el público, incluyendo el riesgo de asociación.
El plazo para solicitar la nulidad relativa es de 5 años desde que el titular del signo anterior conoció el uso de la marca posterior y lo toleró. No es necesario acreditar mala fe del titular posterior.
Procedimiento ante la OEPM
El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud en la sede electrónica de la OEPM.
Además de los datos identificativos del solicitante y, en su caso, de su representante, se hará constar:
- Número de marca (o nombre comercial) cuya nulidad se solicita (registro impugnado) y la identidad de su titular.
- Causa de nulidad invocada.
- Productos o servicios afectados (si no se especifican, se entiende contra la totalidad).
- Derechos anteriores en los que se basa la solicitud, en caso de nulidad relativa.
Superado el examen de admisión (y subsanados los eventuales defectos) se dará traslado al titular del registro impugnado para que formule alegaciones en el plazo de dos meses desde la publicación del traslado en el BOPI.
En los casos de nulidad relativa basados en marcas o nombres comerciales anteriores registrados, el titular impugnado puede solicitar prueba de uso de los derechos anteriores, ya sea en la contestación a la solicitud o mediante escrito independiente, siempre dentro de los dos meses mencionados.
Durante el procedimiento, la OEPM puede requerir a las partes cuantas veces considere necesario para que se pronuncien sobre las pruebas o alegaciones presentadas por la contraparte. Si no se responde en el plazo concedido (entre diez días y un mes), se cierra la fase contradictoria y se dicta resolución.
De acuerdo con la Ley de Marcas (Disposición Adicional Quinta) el plazo de que dispone la OEPM para resolver el procedimiento de nulidad son 24 meses. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa se considerará desestimada por silencio administrativo.
El procedimiento no es gratuito, conlleva el pago de una tasa de 170 euros si el abono se realiza por vía electrónica o 200 euros si se efectúa de forma no electrónica.
Recursos posibles
Frente a la resolución dictada cabe interponer recurso de alzada ante el Director/a de la OEPM en el plazo de un mes desde el día siguiente al de publicación de la resolución en el BOPI.
Agotada la vía administrativa, procede recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Provincial competente, que se tramitará por los cauces del juicio verbal con las especialidades previstas en el artículo 447 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.1.13º bis de la LEC, serán competentes para conocer del recurso «las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. También serán competentes, a elección del demandante, las secciones especializadas de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas».
Actualmente, las Audiencias Provinciales con secciones especializadas en propiedad industrial (PI) son Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Granada, La Coruña y Las Palmas de Gran Canaria. El demandante tiene la opción de elegir las secciones especializadas de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la sede de la OEPM, o sea, Madrid (Sección 32ª especializada en PI).
Contra la sentencia de la Audiencia Provincial cabe recurso:
- Recurso de casación en interés casacional ante el Tribunal Supremo.
- Recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Superior de Justicia competente.
Resarcimiento por daños y perjuicios
El procedimiento administrativo ante la OEPM no contempla la reclamación de daños y perjuicios ni condena en costas. El procedimiento se limita a la declaración de nulidad y cancelación registral.
No obstante, una vez firme la nulidad, es posible ejercitar la acción civil por infracción de marca o nombre comercial al amparo de los artículos 40 a 43 de la Ley de Marcas para reclamar una indemnización que incluirá:
- Pérdidas sufridas.
- Lucro cesante.
- Perjuicio reputacional.
- Gastos de investigación.
- Presunción mínima del 1 % de la cifra de negocios del infractor con productos/servicios ilícitamente marcados, sin perjuicio de probar daños mayores.
Si la demanda es estimada íntegramente, a todo lo anterior se sumarán las costas causadas durante el procedimiento.
Conclusión
Construir y consolidar una identidad corporativa exige inversion y años de esfuerzo. No permitan que terceros pongan en riesgo o desvirtúen su marca o nombre comercial.
Ahora ya conocen el camino a seguir para defender sus derechos.
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